Fukumoto International Patent Office


基本的な特許用語のお話



        福本 2009年10月3日作成 2012年3月更新


   (2009年10月に、ある会社さんの社内研修にてお話したものです。)

1.特許請求の範囲と明細書

「特許請求の範囲」(Claims;クレーム) は、審査の対象とされ、特許されれば特許
権の範囲を定める基準となる発明を記載する書面です。いわば権利書に相当する書
面です。

「明細書」(Specification, Description) は、「特許請求の範囲」に記載された発
明を裏付けたり、「特許請求の範囲」に記載された発明を、当業者が製造及び使用可
能な程度に第三者に開示したりするための書面です。したがって、発明を具体的・詳
細に記載する必要がありますので、通常は図面を引用しつつ記載します。「特許請求
の範囲」は簡潔かつ抽象的に記載されるものであるため、「特許請求の範囲」に記載
された用語の意義を解釈する上でも参酌されます。

「特許請求の範囲」及び「明細書」の記載や役割については、日本では、特許法36条
2〜 6項、70条1, 2項に規定があります。米国では特許法111条2項、112条、欧州では
欧州特許条約78(1), 83, 84条、中国では改正法26条、59条に規定があります。

国によって、特許請求の範囲が明細書の一部であったり(例えば米国、かつての日
本)、別文書であったりします(欧州、中国、現在の日本)。Specification(明細
書)はclaimsを含めた書面、description(明細書、記述説明)はclaimsを除いた記
載欄(かつての日本の「発明の詳細な説明欄」)を意味するものとして使用されてい
るように思われます。

2.要約書(Abstract)

「要約書」は、第三者の検索の便宜のために、発明の要点を短い文章で記載するもの
です。日本では400字以内、米国及び欧州では150ワード以内、中国では300字以内と
なっています。

明細書や図面とは異なり、特許請求の範囲の解釈には利用されないこととされていま
す(米国は例外)。但し、出願が公開されれば、要約書も明細書・図面と同様に、公
知文献となります。

要約書の記載や役割については、日本では、特許法36条2, 7項、70条3項に規定があり
ます。米国では特許法施行規則§1.72(b)、欧州では欧州特許条約78(1), 85条、中国
では改正法26条に規定があります。

3.発明性(特許の対象)

ビジネスの方法、ゲームの方法、計算方法などは、人間の約束事、決め事であって、
技術ではないので、特許の対象ではない、とされています(米国は下記の通り)。
日本では、特許法2条1項に「発明」の定義が規定されており、上記のものは「発明」
に該当しないと解釈されています。欧州では、欧州特許条約52条2項に明文の規定が
あります。中国では、改正特許法25条2項に明文の規定があります。

米国では特許法101条の解釈として最高裁判所で争われていました(Bilski事件)。
判決(2010年6月)は、係争の事案については具体的分析を通じて「抽象的なアイデ
アに過ぎない」として特許性が否定されたものの、一般に、ビジネスの方法である、
というだけでは特許性は否定されない、という寛容な判断も示されています。判決に
基づいて米国特許庁は、判断基準の一つとして、「自然法則の適用を含むものであれ
ば特許性は否定されないであろう」という、日本の発明の定義に近い考え方を示して
います(矢部達雄米国弁護士のご講演より)。日米欧では、ビジネス方法であっても、
コンピュータで実現するものであれば、特許の対象となる可能性があります。

4.新規性

発明が新しいことを言います。特許請求の範囲に記載された発明が、公知文献に記載
された発明や、公然実施(例えば販売)された発明と同一であれば、新規性がない
(新しくない)発明として拒絶されます。特許のための審査で、通常において「第1
段目のハードル」となるものです。日本では、特許法29条第1項、米国では特許法102
条、欧州では欧州特許条約54条、中国では改正特許法22条第1及び第4パラグラフに定
められています。

発明が刊行物に記載された場合だけでなく、公然実施(販売など)された場合であっ
ても、それが世界のどこで行われても、公知技術となって新規性のない発明になって
しまいます。これを「世界公知」と称します。中国も、2009年10月1日に施行された
改正特許法で、日・欧に並んで「世界公知」の仲間入りをしました。韓国も、2008年
10月1日に施行された改正特許法により、「世界公知」となっています。意外なこと
に、特許先進国である米国は、公然実施(販売など)については、未だに国内公知の
ままとなっています(米国外で発明品を販売しても公知技術にはならず、新規性を失
わない)。但し、米国特許法改正により、2013年3月16日以降は米国も世界公知とな
ります。

5.進歩性

発明が新しくても(つまり新規性があっても)、公知の技術から容易に思いつく発明
は、進歩性のない発明として拒絶されます。特許のための審査で、通常において「第
2段目のハードル」となるものです。いずれの国も共通です。日本では、特許法29条
第2項、米国では特許法103条、欧州では欧州特許条約56条、中国では改正特許法22条
第2パラグラフに定められています。

進歩性の判断は、新規性とは異なり、「容易に思いつく」か否かの判断であるため、
主観に左右され易いという一面があります。国毎に、長年の判決例に基づいて判断基
準が形成されていますが、国によって微妙に異なっています。従来は、欧州、日本で
は判断が厳しく(ハードルが高く)、米国では緩い(ハードルが低い)というのが常
識でしたが、米国でも2007年4月30日の最高裁判決(KSR事件判決)を契機に、判断基
準が日本のものに近くなっており、進歩性判断が従前よりも厳しくなっています。

6.先願主義の規定

特許請求の範囲に記載された発明が互いに同じである2つの出願があれば、後に出願
した方は拒絶されます。先の出願の内容が公開される(出願の1年半年後には公開さ
れる)前に、後の出願がなされておれば、後の出願の発明は、先の出願の内容に基づ
いて新規性や進歩性を問われることはありませんが、後願を理由に拒絶されます。こ
れが「先願主義」(早く出願した者が勝ち、という考え方)と言われる原則です。

日本では特許法39条に規定があり、欧州には欧州特許条約60条2項に規定があり、中
国には改正特許法9条に規定があります。先発明主義(早く発明した者が勝ち、とい
う考え方)を採る米国にはありませんが、同一発明者又は同一譲受人による2つの出
願の間で、クレームが同一であると、二重特許を理由に拒絶されます(米国特許法
101条)。

米国には、クレームが同一でなくても互いに自明な場合にも拒絶する「自明型二重特
許」の拒絶、という実務もあります。これは判例法に基づくものです。自明型二重特
許を理由に拒絶された場合には、ターミナルディスクレーマを提出すれば、拒絶を解
消することができます。ターミナルディスクレーマを提出すると、後の出願による特
許権の存続期間が、先の出願による特許権の存続期間と一緒に満了することになりま
す(つまり存続期間が短くなる)。また、ターミナルディスクレーマを提出すると、
先後2つの特許権を分離して別の人に移転することができない、という制限を伴いま
す。この点、日本の関連意匠の意匠権の扱いに似ています。

7.拡大された範囲の先願の規定

先願主義に基づく規定では、先後2つの出願のクレームの重複が問題とされます。こ
れに対して、先の出願が未だ公開されておらず、公知になっていないときに、後の出
願をして、その後に先の出願が公開された場合には、先の出願のクレームだけでなく
明細書全体(図面も含む)のどこかに記載された発明と同一の発明を、後の出願の特
許請求の範囲に記載しておれば、後の出願は拒絶されます。ただし、先後の出願の間
で、発明者が全員同一(完全同一と称されます)か、出願人が全員同一(完全同一と
称されます)である場合には、適用がありません。この規定は、「拡大された範囲の
先願」の規定と通称されています。日本では特許法29条の2(29条2項とは別の条文で
す)に規定されています。

「先願」の規定とは言っても、先願の明細書に開示された発明と同一の発明に特許を
付与するのは、新規な発明の公開の代償として特許を付与するという特許制度の枠組
みに反する、というのが規定の趣旨ですので、新規性を特許要件とする趣旨と同趣旨
と言えます。他の多くの国では、新規性のない発明の類型として規定されています。
例えば、米国では新規性を規定する特許法102条のうちの(e)項に規定があり、欧州で
は新規性を規定する欧州特許条約54条のうちの(3)項に規定があり、中国では新規性
を規定する改正特許法22条第1パラグラフに規定があります。

米国では日本と同様に、発明者(米国では出願人は発明者に限られる)が全員同一で
ある場合には適用がないのに対し、欧州では、発明者や出願人が同一であっても、適
用がある点に注意を要します。中国では、発明者が全員同一でも適用があり、出願人
が全員同一である場合に限り、適用がありませんでしたが、改正特許法(2009年10月
1日施行)により、出願人が全員同一である場合についても、適用されることになり
ました。自身が過去に出願した内容が未公開の間に、明細書に記載した一部の発明に
ついて新たに特許請求の範囲に記載して出願すると、自身の先の出願に基づいて拒絶
されることになります。日本とは違う実務ですので注意を要します。

なお、欧州では、先後の出願の間で指定国が異なっておれば、適用がありませんでし
たが、EPC2000の発効(2007年12月13日)に伴い、このような制限はなくなりました。

8.新規性喪失の例外規定(グレース・ピリオド;Grace period)

発明が公知となって新規性が失われる場合であっても、特定の場合には、新規性を失
わないこととして、出願人を保護する制度です。日本では特許法30条に規定がありま
す。自身の発明を刊行物に発表したり、インターネットで発表したり、特許庁長官の
指定を受けている学会(例えば物理学会など)で発表したり、政府や地方自治体が開
設する博覧会に出品したりした場合には、6箇月以内に、新規性喪失の例外の規定を
受ける旨を願書に記載して出願をすれば、新規性を失わなかったものとして扱われま
す。出願から30日以内に、発表した事実を証明する書面を特許庁へ提出する必要が
あります。

日本特許法の改正により、出願日が平成24年4月1日以降の出願については、発明
品の販売など、出願人の行為に起因する幅広い行為が、新規性喪失の例外の規定の対
象となります。但し、国内優先権の主張を伴う出願では、優先権の効果により出願日
が平成24年4月1日より前であるとの扱いを受ける発明については、従来通りの扱
いとされます。また、国内・外国の特許・実用新案・意匠・商標公報に掲載されたも
のは、対象外であることが明確にされています。新規性を失った日から6箇月以内に
出願すべきこと、出願から30日以内に証明書を提出すべきこと、については変わり
ありません。

自身の意に反して、他人が勝手に発明を公表した場合にも適用があります。この場合
にも6箇月以内に出願をしておかなければなりません。願書に適用を受ける旨の記載
は不要で、事実を証明する書面を出願から30日以内に提出する必要もありませんが、
公表された発明に基づいて拒絶や無効にされようとする場面が到来したら、「意に反
して」公知になったことを主張及び立証する責任を負います。勝手に公表されたこと
は分からないことが多いと思われますので、この意味でも発明が完成したら早く出願
することが大切と言えます。

米国には、特許法102条(b)項に規定があり、発明品の販売行為も含めて幅広い行為に
適用があります。しかも、公知となって1年以内に米国出願をすればよく、出願人保
護が世界一厚い制度となっています。ワンイヤールール(One-year rule)と称されて
います。これは、米国が先願主義ではなく先発明主義を基本としていることから、発
明の秘匿という先発明主義の弊害を是正するために、出願を促進する目的で設けられ
た制度であることに由来します。ワンイヤールールは、先発明主義から先願主義寄り
となる米国改正特許法の施行後も、残ることになっています。

韓国は、2006年3月3日に施行された改正特許法により、同じく幅広い行為に適用があ
ります(ただし出願公開公報・特許公報への掲載には不適用)が、6箇月以内に出願
をする必要がありました。さらに最新の韓国改正特許法の施行(2012年3月15日施行)
により、6箇月の期間は12箇月となりました。

欧州や中国は、これまでの日本と比べても適用の範囲が狭くなっています。欧州では、
欧州特許条約55条に規定があり、出願人の意に反する場合と、パリ条約同盟国内での
公認の国際博覧会に展示した場合のみが規定されています。6箇月以内に出願し、展
示の場合には出願の際にその事実を記載し、出願から4箇月以内に展示の事実を裏付
ける証明書を提出する必要があります。中国では、改正特許法24条に規定があり、
公認の国際博覧会への出品、所定の学会での発表、出願人の意に反する場合に限られ
ています。いずれも6箇月以内に出願する必要があります。


      「外国特許の話」へ

      Home へ